关于分案申请的一点思考

在专利法实施细则第四十二条第一款中，对于分案申请进行了如下规定：一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在细则五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请;但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

通常，分案申请被认为是为了解决申请的单一性问题而提出的，申请人可以通过分案申请的方式将不属于一个总的发明构思的发明创造在不同的申请中提出。然而，笔者认为，申请人可以利用分案申请的规则通过主动提出分案申请来争取更多利益。

对于分案申请的提出，有两项限制：

1. 细则四十二条第三款规定，分案的申请不得改变原申请的类别。也即根据原申请是发明专利申请、实用新型专利申请或是外观设计专利申请，申请人仅可以提出相应类别的专利申请，而不能改变原申请的类别，否则该分案申请将被国务院专利行政部门作为新申请处理。

2. 细则四十三条第一款规定，分案申请不得超出原申请公开的范围。

由上述可见，在专利法及其实施细则中，并没有对分案申请的理由和内容作出更进一步的规定。因此，申请人可以在符合专利法及其实施细则规定的框架内，在必要时使用分案申请来实现保护自己的利益。

情形1：

根据细则五十一条规定，发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当按照通知书的要求进行修改。

由此可见，在主动修改的时限已过之后，申请人对于申请文件进行修改的范围已经被大大限制。然而，此时申请人有可能希望将属于一个总的发明构思的发明创造补入原申请的权利要求中。例如，原申请仅仅要求对方法权利要求进行保护，但是限制申请人希望同时对于与该方法权利要求相对应的装置权利要求进行保护。在这种情况下，申请人可以首先尝试将相应的装置权利要求补入原权利要求中。由于在实践中，不同的审查员的审查标准可能会有不同，所以这种修改也并非完全不可能被审查员接受。但是，如果审查员认为这种补入新的独立权利要求的修改属于审查指南所规定的“增加了新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过”而拒绝接受该修改，则申请人可以利用分案申请的方法来获得对于该装置权利要求的保护。由于分案申请并没有超出原申请公开的范围，所以可以获得保护。

情形2：

在主动修改的时限已过之后，例如在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书之后，申请人有可能发现由于某种原因导致原申请中的一个与原申请的权利要求的技术方案不属于一个总的发明构思的技术方案未被保护。此时，通常已经不能使用要求原申请的优先权的方法，因为此时通常已经超过要求优先权的12个月的期限。在这种情况下，申请人可以直接对原申请提出分案，并将该新的要保护的技术分案写在分案申请的权利要求中，由此可以享有原申请日，也即相当于要求了原申请的优先权。

情形3：

在主动修改的时限已过之后，例如在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书之后，申请人有可能发现原申请的权利要求撰写得不妥当，例如其保护范围过小，而在说明书中公开了较大的范围。在这种情况下，由于主动修改的时限已过，改变独立权利要求中的技术特征来扩大请求保护的范围很可能被审查员根据审查指南的规定而被拒绝，所以申请人可以提出分案申请，从而获得对于较大范围的保护。

情形4：

由于目前在中国专利法及其实施细则中，并未像欧洲专利法所要求的那样，每种类型通常仅允许一个独立权利要求。所以有可能存在多组权利要求。然而，在进行专利权的转让时，多组权利要求有可能不便于进行转让。例如，专利权的被转让方仅希望付出较少的费用获得某个权利要求的转让。则在这种情况下，专利权人也可以主动利用分案申请，将权利要求分为适于转让的形式。

由上述可见，由于分案申请可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，并且分案申请可以在原申请公开的范围内作较为灵活的改动，所以申请人可以在必要时根据情况利用分案申请来保护自己的利益。同时，由于分案申请被视为一件新申请而收取各种费用，所以实际上申请人相当于付出代价来获得原本可以获得但由于某些原因而未获得的利益，这也是合理的。