专利分案申请中的若干问题探析

在一件专利申请未结案之前，申请人可以基于该专利申请提出一件或多件分案申请。在目前的专利实践中，申请人可以根据审查员不具有单一性的审查意见提出分案申请，也可以主动提出分案申请。那么申请人在什么情况下需要主动提出分案申请，主动提出分案申请有什么好处本文拟围绕这两个问题对分案申请中的若干问题进行探讨。

根据专利法实施细则第四十二条的规定，一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以提出分案申请。分案申请不得改变原申请的类别。

根据审查指南的规定，申请人可以在收到专利局对原申请发出的授权通知书之日起的两个月期限届满之前的任何时间提出分案申请，需要注意的是，即使申请人在两个月期限届满之前提前办理了办登手续，仍可根据上述规定在办登之后、两个月期限届满之前提出分案申请。对于审查期间视撤的申请，需要在办理恢复权利手续之后才能提出分案申请。对于被驳回的申请，自申请人收到驳回决定的三个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请。复审及后续的行政诉讼期间，申请人也可提出分案申请。

在最近的一次审查指南的修改中，对提出分案申请的时机进行了限制。申请人不再能够基于一件分案申请主动提出另外一件分案申请，即分案申请不可再有分案申请。一件原始申请的所有分案申请只能基于该原始的申请提出，即再次主动提出分案申请的递交时间必须满足原始申请未结案的条件。但是如果审查员在审查意见中指出分案申请仍有不符合单一性的缺陷，则申请人可以按照审查意见再次基于分案申请提出分案，而不受上述规定限制。

对于分案申请的内容，根据专利法实施细则四十三条的规定，分案申请不得超出原始公开的范围。审查指南规定，分案申请与原申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明。

如上文所述，分案申请一般有两种情况。一种情况是审查员在审查意见通知书中指出了各权利要求之间不具有单一性，申请人为了保护从原申请中删除的技术方案而被动提出分案申请。另一种情况是在原申请未结案之前，申请人主动提出的分案申请。对于被动提出的分案申请，申请人只需将原申请中不具有单一性的权利要求放入分案申请中即可，这种分案申请是常规意义上的分案申请，由于分案申请的权利要求书已经存在于原申请中，因此这种分案申请一般不会有超范围的问题。对于申请人主动提出的分案申请，往往需要为分案申请撰写新的权利要求书，这样就可能会造成分案申请超范围。因此如何撰写分案申请的权利要求书值得探讨。另外，申请人通过主动提出分案申请往往可以为申请人带来其他方面的好处，因此如何巧妙利用分案申请为申请人争取最大的利益也是代理人需要思考的。

利用主动分案申请可以要求保护未写入权利要求书中的发明。原说明书中公开了若干项发明，但是在原申请的权利要求书中由于种种原因仅要求保护了其中的几项发明。在这种情况下可以依据原始公开在说明书中的发明撰写新的权利要求书并提出分案申请。这是主动分案申请的一个最主要的动因。例如，原申请中公开了一种打印引擎和一种用于该打印引擎的电机装置，但是在原申请权利要求部分仅要求保护打印引擎。这时申请人可以在原申请结案之前基于用于打印引擎的电机装置提出分案申请。在这种情况下，由于电机装置的权利要求并未出现在原申请的权利要求部分，申请人需要为分案申请撰写电机装置的新的权利要求书。在撰写过程中，要按照实施细则第四十三条的规定，不能超出原始公开的范围。根据笔者遇到的一些案例，目前审查员对分案申请是否超范围持有相当严格的审查基准，新的权利要求书不能是说明书概括出的技术方案，也就是说，即使权利要求书中每个技术特征在说明书中都能够得到支持，但是如果其整体技术方案并没有在说明书的一个实施例中公开，或者其整体技术方案中没有包含该实施例中所有相关的特征，也会被认定为分案申请超范围。为了应当尽量避免这种被动情形，申请人在撰写申请文件的阶段一定要将所有的发明都写入权利要求书中，即使他们明显不具有单一性，只要在原申请权利要求中出现过的技术方案，一般情况下不会有分案超范围的问题。另外，即使不想将其写入原申请的权利要求书，如果有日后分案的打算，也要在撰写申请文件的时候埋下伏笔。具体地说，至少要在发明内容部分公开所有发明的技术方案，并且在具体实施方式部分与其呼应。否则在后续的分案申请权利要求撰写中，申请人就不得不将具体实施方式中与该项发明相关的所有特征都加入权利要求中，造成保护范围非常小的不利后果。

利用主动提交分案申请可以扩大原申请的专利保护范围。例如一件专利申请要求保护一种一种压燃式发动机，在原始申请中，权利要求1包括如下技术特征：“其设置成通过使用甲烷基气体和点火引发剂的混合物而运行”。在答复审查意见通知书阶段，申请人想要将其中的“甲烷基气体”修改为上位的“燃料气体”。尽管说明书中已经公开了使用燃料气体的压燃式发动机的技术方案，修改没有超出原始公开的范围。但是根据审查指南的规定，由于这种修改改变了独立权利要求的技术特征，导致扩大了请求保护的范围，因此尽管修改内容符合专利法第三十三条的规定，由于不利于节约审查程序，审查员肯定不会接受。在这种情况下，如果申请人认为使用“燃料气体”的技术方案非常重要，可以基于此上位的技术方案提出分案申请，由于分案申请的技术方案没有超出原始公开的范围，同时满足分案申请与原申请要求保护不同的发明的条件，因此可以顺利得获得授权。

利用主动提交分案申请可以尽快获得授权。例如在一件包括10项权利要求的专利申请中，审查员在一通中认为独立权利要求1～3没有新颖性和创造性，而其他权利要求具有专利性。这时申请人在答复一通时可以放弃权利要求1～3，而保留审查员未拒绝的权利要求4～10，从而获得尽快授权。对于放弃的独立权利要求1～3，申请人可以另外提出分案申请，在分案申请中争辩其具有专利性的详细理由。这样申请人一方面可以尽快获得权利，以保护其产品，另一方面可以争取尽可能大的保护范围。根据新修改的审查指南，对于不同的发明创造的定义为权利要求书具有不完全相同的保护范围。显然，原申请与分案申请的权利要求的技术特征不完全相同，保护范围不同，因此满足不相同的发明创造的条件，符合分案申请的要求并可以在授权后两个专利可以同时存在。

另外，由于审查指南中对分案申请的内容的要求仅为不超出原申请公开的范围。理论上申请人可以将原申请原封不动地作为一件分案申请再次提交。尽管指南中规定分案申请与原申请应当分别要求保护不同的发明，但是专利法和细则中并没有明确的条款禁止这种做法。因此客观上申请人可以达到专利申请被重新审查一遍的效果，以期达到不同的审查结果。但是很显然这种做法并不符合分案申请的立法本意，目前专利局已经注意到这种情况的存在，相信在以后的指南修改过程中会有明确的规定。

对于外观设计专利申请来说，如果原申请仅包含一项外观设计，申请人想通过提交分案申请的方式再次提交审查的话，专利局会依据细则第四十二条驳回分案申请的。因为分案申请的前提条件是一件申请包括两项以上发明、实用新型或外观设计。对于外观设计，由于没有权利要求书，通过图片很容易判定包含几项外观设计，因此只能在包含多项外观设计的情况下提出分案申请。相反，对于发明和实用新型来说，由于判断存在几项发明需要对权利要求进行分析，另外权利要求中未写明但在原说明书中已经公开的发明也可以提出分案申请，因此对于是否符合包括多项发明的条件，申请人有较大的争辩空间。