对专利申请文件的修改

专利申请文件提出后，基于各方面的原因，常常需要对其作出修改。专利法及其实施细则中规定了申请人可以修改申请文件，但是在时间和内容上有一定的限制。现对发明专利申请文件的修改作一简要介绍，以帮助专利代理人和申请人了解发明专利申请文件修改的最基本要求以及初步掌握在实质审查程序中如何修改专利申请文件以满足这些要求。

1. 专利申请文件修改的最基本要求

按照修改后的专利法及其实施细则规定，专利申请文件的修改可分作两类。一类是申请人主动提出的修改，即提出专利申请后申请人根据其对相关现有技术情况的补充了解、对该发明内容及其应用和市场前景的进一步分析以及自行发现的在专利申请文件撰写方面所存在的各种缺陷，主动向国家知识产权局专利局提交新修改的专利申请文件，通常将这类修改称作主动修改。另一类是按照国家知识产权局专利局发出的补正通知书和审查通知书的要求为消除通知书中所指出的各种实质性缺陷和形式缺陷而对专利申请文件作出修改，这类修改通常称作应通知书要求作出的修改，又简称作被动修改。

对发明专利申请文件的修改在内容和范围上的要求

按照专利法第三十三条的规定，发明专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书的记载范围，这是发明专利申请文件修改的最基本要求。无论是申请人的主动修改，还是应通知书要求所作的被动修改，都必须符合该规定。

除进入中国国家阶段的PCT国际申请外，普通国家申请的原说明书和权利要求书是指申请日提交的原始中文申请文件中说明书和权利要求书，这是审查员判断修改是否超范围的依据。申请人在申请日向国家知识产权局专利局提交的说明书摘要、外国申请案的外文文本以及其他附件均不能作为原申请文件记载范围的依据。而对于PCT国际申请进入中国国家阶段的专利申请来说，原说明书和权利要求书是指原始提交的国际申请文件中的说明书和权利要求书。

如何来确定专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书的记载范围呢其判断为所作修改是否加入了所属技术领域的普通技术人员不可能从原说明书或权利要求书记载的信息直接地、毫无疑义地确定的内容。如果增加了这方面的内容，就认为该修改超出原说明书和权利要求书记载的范围。下面给出几种被认为修改超范围的情况。

修改时增加的内容不属于本领域技术人员的知识范围。

如果在专利申请文件的修改部分中，那些不能从原说明书和权利要求书所记载的信息直接地、毫无疑义地确定的内容，即修改时所增加的内容不属于本领域技术人员的知识范围，则认定这样的修改超出原说明书和权利要求书的记载范围。

本部分内容可结合实例进行说明。如以第一章第七节中的“粉煤灰陶粒窑烧结设备和工艺”和另一个“攀登电线杆的便携式梯子”为例进行说明，前者在原说明书和权利要求书中指出热窑壁为中间设有保温层的内、外壁，修改后的说明书中将该保温层改为可通高温烟气的通道。显然，普通技术人员从原说明书和权利要求书记载的保温层无法直接地、毫无疑义地确定其实际上是高温烟气通道，这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，是不允许的。对于后者攀登梯来说，为了在下方通过扭动梯身使其顶部的开合爪牙能夹紧或松开电线杆，该开合爪牙必须要有特定的结构，该具体结构未在原说明书和权利要求书中记载，由于它不是普通技术人员所熟知的技术内容，因而在修改时也不允许补充到说明书或权利要求书中去。

删去说明书具体实施方式或实施例中的某些技术内容有可能会导致修改后申请文件增加新的内容。

有些代理人、申请人认为，增加技术内容会超出原说明书和权利要求书记载的范围，而从说明书中删去某些技术内容就不会超出原始记载的范围，应该是允许的。这样的理解是片面的，对于具体问题要具体分析。如果从说明书中删去了原技术方案的必要技术特征，势必扩大了该申请的保护范围，如删去制造方法中某工艺条件就属于这种情况，这样的修改是绝对不允许的。即使删去的内容是说明书具体实施方式中一个次要内容，仍然有可能超出原始记载的内容，因为很可能从表面上看是删除了内容，实质上是增加了内容。例如有一件申请案，原说明书中的具体实施方式中有一个半球凹入部分，从该说明书附图的剖视图中可看出体现该半球形形状的投影线，修改时将说明书中的“半球形”三个字删去，同时将说明书的附图改为断面图，从而也不再出现此投影线。修改后的说明书，该凹入部分既可理解成半球形凹坑，也可以理解成半圆形截面的凹槽，后者正是原说明书中没有记载的内容，因此也是不允许的。

说明书修改后的内容与原说明书的内容不一致。

如果修改后的内容与原说明书这部分所表达的内容不一致，而且也不能由说明书其它部分的内容证实原说明书这部分的描述是明显错误时，这样的修改也是不允许的。

将原说明书中所引证的、在本申请申请日后公开的外国专利文件或在本申请公开日后公开的中国专利文件中所记载的内容补入到说明书中。

按照新修改的审查指南第二部分第二章规定，在说明书中可以引证申请人本人向中国国家知识产权局或外国专利局提交的、但在申请日前尚未公开的专利申请文件。但是，该外国专利申请文件中记载的内容不能视作本申请公开的内容。对于上述中国专利申请文件来说，如果其直到本申请的公开日仍未公开，则该中国专利申请文件中记载的内容同样不能视作本申请公开的内容。这样，将这些专利申请文件记载的内容补入说明书必然导致修改后的专利申请文件增加了技术内容，因而这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，是不允许的。

修改超出原说明书和权利要求书的记载范围还有其它情况，限于篇幅，不再列举。但是，如果修改所增加的内容属于普通技术人员的公知常识或公知技术，而又不影响权利要求的保护范围，则是允许的。例如，可以将审查员检索到的对比文件，尤其是最接近对比文件的有关内容作为现有技术补充到说明书背景技术部分中。

对发明专利申请文件的修改在时间和方式上的要求

专利法实施细则第五十一条第一款和第三款对发明专利申请文件的修改时机和方式作出了规定。

根据上述规定，申请人只能在提出实质审查请求时、收到国家知识产权局专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内以及答复审查意见通知书时对申请文件进行修改。而且在上述三个可以修改申请文件的时机中，仅仅在前两个时机允许申请人作主动修改，而在后一个时机只允许申请人按照通知书的要求进行修改。这也就是说，申请人不是在实质审查请求时或在收到国家知识产权局专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内提出的主动修改，即使该修改未超出原说明书和权利要求书的记载范围，该修改文本将不予接受。同样，申请人在答复通知书时所作的修改不是针对通知书中指出的缺陷进行的，这样的修改也不予接收。

但是，如果完全按照此规定办理，在实践中也会遇到一些问题，例如申请人在允许进行主动修改的时机之外提出了有利于审查的主动修改，此时按照上述规定，必须在审查时先不接受该文本，然后又指出原申请文件存在的缺陷，再要求类似于不接受的文本那样修改申请文件，这样的处理显然是极不合理的。为此，审查指南中对此作了进一步说明。如果修改的时机和方式不符合专利法实施细则第五十一条的规定，这样的修改文本一般不予接受;但是对于修改时机和方式虽然不符合专利法实施细则第五十一条的规定，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷、且符合专利法第三十三条的规定、又具有授权前景时，则这种修改可以被视为是经审查员同意的、相当于按照通知书要求进行的修改，此修改文本可以接受，从而有利于缩短审查程序。

综上所述，申请人在允许主动修改的时机修改申请文件时可以有较大的自由度，只要满足修改不超出原说明书和权利要求书的记载范围即可。而在其他时间提出的主动修改，只能针对原申请文件存在的缺陷进行修改，且同时还要满足修改不超出原始申请文件记载范围的要求。至于答复审查意见通知书时所作的被动修改只能针对通知书中指出的缺陷以及申请文件还存在的其他未被指出的缺陷进行修改，同样该修改也必须符合专利法第三十三条的规定。