论专利申请文件的修改规则
一、专利申请文件的修改规则
修改规则和问题
根据《专利法》第33条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。专利申请在提交之后不得再增加新的技术内容，这是专利制度的一项基本内容。这是因为：如果专利申请在申请日之后还可以增加新的技术内容，那么，技术内容将不断更新，这种修改将没有止境，而且增加的发明创造的申请日被提前，这使得公众无法知道确定的专利内容。
对于发明专利申请，当专利局发出第一次审查意见通知书之后，申请人基于审查员检索到的相关现有技术，对申请文件进行修改，这是专利申请人最重要的一次修改时机。然而，根据我国2001年制定的《专利法实施细则》第51条第3款规定，专利申请人在答复审查意见通知书时应当按照通知书的要求进行修改。专利审查员经常基于此条的规定拒绝专利申请人在答复审查意见时提交修改的权利要求。在收到审查意见之前，专利申请人难以判断应当要求多大的保护范围。只有在收到审查意见通知书之后，专利申请人才有了修改专利保护范围的依据。而此时不允许专利申请人对专利文件的保护范围做出主动修改，就使专利申请人丧失了可能获得更大保护范围的机会，第三人很容易根据专利说明书中已经公开的方案，规避权利要求的保护范围。这对专利申请人非常不利。
另一种情况，专利申请人在《专利法实施细则》规定的主动修改的时机并不希望做主动修改，而专利申请人希望提交主动修改的时候，专利局不予受理、按照目前《专利法实施细则》的规定，专利申请人可以在提出实质审查请求时和收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查意见通知书的三个月内做出修改。但是申请人在收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书三个月之后仍有约10到34个月的时间才能收到第一次审查意见通知书。在这段时间内申请人所希望的专利保护范围可能已经发生变化，或者申请人基于同族专利申请的审查结果希望对专利权利要求进行修改。但此时提交的修改一般却不被审查员所考虑，而审查员审查一套申请人所不希望要的权利要求，这是很大的资源浪费。这种专利申请文件的主动修改规则并不符合加快审查的目的，而且也不利于保护发明创造。
修改阶段和修改方式
专利申 请提交受理以后和公布之前的阶段是初步审查阶段。在初步审查阶段，根据《审查指南》第一部分第一章第2节的规定，审查员并不审查申请文件的技术内容。如果 准许申请人修改技术内容而不受到审查，那么修改内容可能超出原说明书和权利要求记载的范围而予以公布。而且在初步审查阶段，修改只能基于初步审查意见来进 行，即根据初步审查阶段的补正通知书或个别情况下的审查意见通知书的要求来进行修改。因此初步审查阶段的修改限制陈《专利法》第33条有关修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围的限制之外，还受到补正通知书所涉及的内容的限制。
在初步审查完成之后，发明专利申请一般在申请日后满18个月予以公布，并且在申请日后的三年之内可以提出实质审查。根据《专利法实施细则》第51条第1款的规定，发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。可见，在初步审查完成到专利局发出第一次审查意见通知书之间的阶段，有两次主动修改的机会。主动修改的自由度比较大，即只要在原始文件中有记载，可以对权利要求的范围做扩大、缩小和变更等方式的修改。这就意味着，在此阶段，权利要求书可以根据说明书公开的内容而重新撰写。
根据《专利法实施细则》第51条第3款的规定，申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后修改专利申 请文件，应当按照通知书的要求进行修改，即针对通知书指出的缺陷进行修改。按照通知书的要求修改和前述主动修改存在很大的差别。根据说明书的记载而增加新 的权利要求在主动修改时是允许的，而在按照通知书的要求修改时则是不允许的。审查意见通知书的内容可以划分为两个部分，第一部分是检索到并被审查员引用的 对比文件，第二部分是审查员对专利申 请的不符合授权要求的内容的反对理由。这两部分内容对申请人而言都是非常重要的。对于第二部分即审查员的反对理由，申请人将逐一分析和答辩，有时还需按通 知书的要求进行修改。对于第一部分的对比文件，申请人不但要考虑审查员在通知书中引用该文件的评论意见，还要做出独立的分析。申请人不仅追求较宽的保护范 围，而且还追求稳定的权利。如果获得授权的专利的权利要求的范围很宽而可能被无效，在主张专利权利时会遇到麻烦。换句话说，由于有了新的检索结果，申请人不但希望答复审查员指出的问题而获得批准，而且也希望根据检索结果重新考虑主张的权利要求的范围。申请人可能希望做出的选择有：放弃专利申请;扩大保护范围、缩小保护范围以及变更保护范围。
在答复审查意见通知书时不允许申请人做主动修改，而只能针对审查意见通知书所指出的问题来修改申请文件。当然，该阶段的修改仍然要受到《专利法》第33条有关修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围的限制，而且《专利法》第33条的修改限制是根本性的限制条件。如果审查意见通知书中的审查员的建议与《专利法》第33条相违背，那么应当遵守《专利法》第33条的规定。
在答复审查意见通知书时进行修改时，修改的限制程度不是固定的，而是与审查意见通知书中的具体审查意见有关。如果审查意见仅涉及权利要求的形式问题，例如权利要求不符合《专利法 实施细则》第20条至第23条的规定，那么对权利要求的修改一般仅局限于对这些形式问题的修改。变更独立权利要求的内容一般是不允许的。而如果审查意见涉 及到权利要求的实质性问题，例如新颖性问题，那么对权利要求的修改限制就很小，特别是允许变更独立权利要求的主题类型、主题名称及相应的技术特征，以克服 原独立权利要求缺乏新颖性或创造性等缺陷。并且“只要变更后的独立权利要求所述的技术方案已清楚地记载在原说明书中，就可允许这种修改”。
这里将修改的各个阶段和修改方式列于表1-1中。
二、国外相关规定和启示
欧洲专利局的专利申请文件修改规则
根据欧洲专利条约实施细则第86条的规定：“除非有特别规定，在收到欧洲检索报告之前，申请人不得修改欧洲专利申 请的说明书、权利要求书或者附图。在收到欧洲检索报告之后和收到来自审查部门的第一次审查通知之前，申请人可以根据自己的意志，修改说明书、权利要 求书和附图。在收到来自审查部门的第一次审查通知之后，申请人可以根据自己的意志，修改一次说明书、权利要求书和附图。没有审查部门的同意，不得进 一步做出修改。修改的权利要求不得涉及与原始权利要求所限定的一项发明或者构成单一总体发明构思的一组发明相结合的未经检索的主题。”
欧洲专利申请的审查程序与我国专利申请有所不同，其中特别重要的一点在于，欧洲专利申请的检索和审查是由两个不同的部门分别完成。检索部门一般在欧洲专利申请18月公布之前完成欧洲拉索报告，并且一般随专利申请同时公布。审查部门可以根据检索部门的检索结果，也可以再进行补充检索而对专利申请进行审查。
根据这种审查方式，申请人在收到检索报告之后就可以根据检索结果而考虑是否修改申请文件，申请人做出主动修改以检索报告作为依据。申请入甚至可能基于检 索报告而撤回申请，从而申请人可以得到审查费返还的好处。虽然在收到检索报告之后到收到来自审查部门的第一次审查意见通知之前已经给予申请人一次主动修改 的机会，在申请人收到来自审查部门的第一次审查意见通知之后，申请人仍享有一次主动修改的机会。
欧洲专利条 约实施细则第86条规定的两个阶段的主动修改的规定对申请人而言是相当友好的规定。首先在收到欧洲检索报告之后和收到来自审查部门的第一次审查意见通知书 之前均可主动修改。这个期限很长。简单地理解，就是从收到检索报告直至收到第一次审查意见通知书的任何时候都可以主动修改。并 且，即使审查部门已经发出第一次审查意见通知书，而申请人没有收到之时，申请人的主动修改也应当是允许的。其次，在收到第一次审查意见通知书之后，申请人 基于审查意见又获得一次主动修改的机会。这样，申请人的两次主动修改机会以检索结果或者审查意见作为修改依据，修改是有的放矢的。
英国专利申请文件的修改规则
根据英国专利法实施细则第36条4规定：“……在专利局长向申请人发出审查员根据专利法策17节的报告之后和他向申请人发出审查员根据专利法第18节的第一次报告，申请人可以根据自己的意愿修改。在专利局长向申请人发出审查员根据专利法第18节的第一次报告之后，申请人可以根据自己的意愿修改，只要该报告是根据下列条款做出的第18节，修改与申请人答复报告同时提出，或第18节，修改是在报告向申请人发出后的两个月内提出的……”。英国专利法第17节涉及初步审查和检索，而第18条涉及实质审查。第18节的审查意见是申请文件有不符合专利法和实施细则之处。第18节的审查意见是申请文件已符合授权的要求。
可见英国专利申 请的主动修改也是两个阶段，第一是发出检索报告之后到发出第一次实质审查意见通知书时;第二是发出第一次审查意见通知书之后。对于第二个主动修改阶段，如 果审查意见有反对理由，那么主动修改应与对第一次审查意见通知书的答复同时提出，而如果审查意见是满足授权条件，那么申请人仍可在两个月之内提交主动修 改。
英国专利申请的主动修改的时机与欧洲专利申请的主动修改时机基本上一致。第一主动修改阶段的时间较长，是从专利局发出检索报告之后到发出第一次实质审查的审查意见通知书的时间段内。这一修改阶段，申请人有检索报告作为修改的参考。第二主动修改阶段是在专利局发出审查意见通知书之后。这一修改阶段，申请人以审查员的审查意见作为参考。
美国专利申请文件的修改规则
根据美国专利审查程序手册，专利申请文件的修改包括初步修改和答复最后审查意见修改。初步修改是从专利商标局收到申请之日起到发出第一次审查意见通知书之前所提交的修改。一般地说，如果初步修改没有干扰专利局 发出第一次审查意见通知书;就应当允许。答复最后审查意见的修改受到很大的限制，“可以做出这样的修改：删除权利要求或者符合在前一次审查意见通知书中明 确提出的形式要求”。“在答复修改申请中被拒绝的权利要求时，申请人必须清楚地指出其考虑到引用的参考文献所公开的现有技术权利要求具有专利新颖性的理由。申请人还必须表明修改是如何克服这些参考文件和拒绝理由的”。可见，美国的专利审查中，除了答复最后审查意见的修改之外，没有对各个阶段的修改做出特别的限制性规定。换句话说，除了在答复最后审查意见的修改受到很大的限制之外，其他阶段的修改没有特殊的限制，均可以做不超出原始申请文件公开范围的主动的修改。
日本专利申请文件的修改规则
根据日本专利法的规定，只要没有引入新的内容，在接受决定送达之前的任何时间，申请人均可以提出主动修改。但是当专利局发出拒绝理由的审查通知书时，由请人必须在由审查员指定的答复第一次、第二次以及最后审查意见通知书的期限之内提出主动修改。针对驳回决定提出的申诉，申诉人应当在提出申诉之日起三十日内提出主动修改。
韩国专利申请文件的修改规则
韩国专利法在2001年进行了修改。对于2001年7月1日之后提交的专利申请，修改申请文件的时间界限为：在实质审查之前的任何时间;在实质审查期间，收到授权决定之前的任何时间;在答复审查意见的期限之内;在对最后驳回决定提出申诉之日起的三十天内。对于专利申请文件修改的内容的限制主要在于不得引入新的内容。申请人在实质审查之前和在实质审查期间且在收到授权通知书之前，均可以对申请文件做出主动修改。
比较和启示
这里，将我国和其他国家或地区的专利申请文件的修改时机列于表2-l中。比较中国与其他国家或地区的专利文件的修改规定，可以看出如下几点区别和启示：
首先，如表2-1和所承，欧洲、美国、日本、韩国等具有代表性的国家或者地区在发明专利申请授权之前均为专利申请人提供了充分的修改专利申请文件的机会。在这些国家或地区所规定的修改机会中，修改的时间阶段都有数月到数年的时间。这与我国规定的主动修改的机会的时间阶段完全不同，我国的第一个修改机会是一个时间点，即提出实质审查之时;而第二个修改机会是仅三个月的时间段，即收到发明专利申请进入实质审查阶段通知之日起三个月内。修改的时间阶段长可以给予专利申请人更方便的提交修改文件的机会，从而可以将申请人所希望的专利保护的范围提交专利局审查，专利局将增加收文的工作负担。从保护发明创造的角度分析，允许申请人更长的修改时间阶段更有利于保护专利申请入的利益。
其次，表2-1所列的其他国家或地区均在向申请人提供检索报告或者审查意见通知书之后给予申请人主动修改申请文件的机会。我国没有检索报告，并且在答复包括第一次审查意见通知书在内的审查意见时不允许申请人做出主动修改。由于没有主动修改的机会，申请人不能将发明专利申请中已经公开并且希望得到专利保护的发明主题提交专利局进行审查，从而限制了申请人获得更大保护范围或者更合适保护范围的机会。
制定专利申请文件修改规则需要考虑的因素
对于专利申请文件修改规则而言，最基本的修改限制是修改文件不得超出原说明书和权利要求所记载的内容，同时还应当考虑如下因素：
第一、专利局与专利申请人之间的地位不平衡。专利申请的审查是审查员与申请人之间确定合适的授予专利权的保护范围的过程。审查员代表专利局进行审查行为，属于行政行为，专利局是行政主体，申请人是行政相对人，申请人明显处于劣势。因此在专利审查的过程中应当为申请人提供一些优越的条件，来保证申请人权利的实现。在专利审查过程中给予申请人修改文件和陈述意见的机会就是平衡专利局和申请人之间地位差别的重要措施之一。
第二、规定的修改时机与专利申请人希望做出修改的时机应当一致。在既没有审查的意见，也没有检索的结果的时候，给予申请人主动修改的机会的意义不是很大。
第三、专利申请文件的修改应当经受审查。特别是，在申请文件提交后到公布之前的修改应当接受审查，以保证公开的专利申请不超出原始申请公开的范围，从而公众所能看到的专利申请公开文本不超出原始申请公开的范围，保护公众的利益。
第四、节约程序。即，主动修改的机会应当受到适当的限制，以避免过多次数发出审查意见和修改、答复，拖延审查周期。
建议
现行《专利法实施细则》和《审查指南》中的专利文件修改规则所提供给申请人的修改机会不够，不利于保护发明创造。综合考虑以上因素，这里按照专利申请文件的各个阶段分别提出一些关于专利申请文件修改规则的建议。
l、答复第一次审查意见通知书
在答复第一次审查意见通知书时，应当准许申请人主动修改文件。第一次审查意见通知书是申请人自提交专利申请文件后收到的第一个对申请内容进行评价的官方意见。第一次审查意见通知书中一般包括审查员引用的对比文件以及审查员的反对理由。此时，专利申请人根据审查员引用的对比文件，并结合审查员的意见，重新分析所申请发明的新颖性和创造性，从而能够界定出发明的最适当的保护范围。
2、公布之后
在从专利申请公布以后到专利局发出第一次审查意见的整个期间，应当允许专利申请人提出主动修改。
当一项发明专利申请提交以后，该发明所涉及的技术内容已经固定下来，在任何阶段都不能对申请中的实质性的技术内容做出修改。也就是说专利申请中不得加入新的内容。如果专利申请人可以任意地在所提交的专利申请中加入新的内容，那么，因为修改的效力是追溯到申请提交之日的，所以就会与专利体制的目的相背离，在专利体制中，专利性判断的时间基准是申请提交的时间。但是，申请人在所公开的技术内容的基础上所要求的权利范围是可以更改的。申请人所希望的专利权利范围随着时间和与专利相关的产品市场格局的变化会有所变化。申请人在提交专利申请时所撰写的权利要求的保护范围在两年后可能没有任何价值，但是申请文件所公开的其他技术内容可能成为申请人所希望保护的发明。在这种情况下，如果不允许申请人修改申请文件，那么专利局审查的专利权利要求就成为专利申请人所不需要的权利要求，而申请人所希望的权利要求则不能得到审查。
从专利申请公布后到专利局发出第一次审查意见的整个期间都允许专利申请人提出主动修改，可以避免审查员审查申请人已不希望要的权利要求，从而更好地保护申请人的权利，并提高审查效率。
3、第一次审查意见通知书的引用文件
第一次审查意见通知书应当列出审查员检索的相关文件，不论是否引用。在目前的专利审 查实践中，审查员在第一次审查意见通知书中所列出的对比文件必须在审查意见通知书中予以引用，不引用的文件则不列在审查意见通知书中。这种审查方式很不利 于提高审查效率。如果审查员将所检索的相关文件全部列在审查通知中，申请人可以一次性考虑全部对比文件，可能一次主动修改就能形成一份可以获得批准的权利 要求，从而大大缩短审查时间。这里，审查员检索的相关文件分为两个部分，审查员在审查通知书正文中引用以评价专利性 的对比文件，可以称之为“引用的对比文件”;审查员在审查意见通知书正文中不引用的对比文件，可以称之为“其他对比文件”。这种方式一方面有利于申请人修 改申请文件时考虑可能被审查员后续引用的文件，以提高审查效率，另一方面，这些在案卷历史中的文件也可以被公众所利用。检索的相关文件可以参照PCT检索 报告的方式列出。
4、继续审查通知
继续审查意见通知书中如果引用新的对比文件，则应当允许申请人提出主动修改。
当审查意见通知书中引用新的对比文件时，申请人要重新审视自己的发明。审查员所指引的修改方向未必是正确的。即使审查员指引的修改方向是可以授权的，但未必是专利申请人所希望的可以用专利来保护的权利要求范围。此情况下应当准许申请人进行主动修改。
【作者介绍】华中科技大学
注释与参考文献审查指南第二部分第八章第5.2.2.1之
EPO，Implementers Regulations to the Convention On the Grant of European Patents, 10 December 1998，
EPO，Rules Relating to Fees，Article 106 13 December 2001.
Patent Rules 1995 of UK，Rule 36，as amended at 1 April，2003.
Patent Act 1977 of UK，as amended at 1 April，2003
37 C.F.R.1.115-116.
Japanese patent Law，in force since April，1960，last revision effective from October 1，2001.
